Decisione di riferimento : cc • N° 10-30.419 • 2011-03-15 • Consulta la decisione →
Immaginate: siete un creatore di orologi a Saintes, fieri di aver depositato un modello originale presso l'Istituto nazionale della proprietà industriale (INPI). Per estendere la vostra protezione a livello internazionale, utilizzate il sistema dell'Aia, rivendicando la priorità del vostro deposito francese. Pensate di essere coperti in tutto il mondo. Ma un concorrente a Royan commercializza un orologio quasi identico. Lo citate per contraffazione. E lì, sorpresa: il tribunale vi dichiara irricevibili, perché non avete designato la Francia nel vostro deposito internazionale. Com'è possibile? Cosa dice la legge? È proprio questa la questione che ha deciso la Corte di cassazione nella sua sentenza del 15 marzo 2011.
Ogni proprietario o professionista dell'immobiliare che crea modelli (mobili, lampade, oggetti decorativi) si imbatte un giorno in questa domanda: un deposito internazionale protegge automaticamente tutti i paesi, incluso quello d'origine? La risposta, controintuitiva, è no. La decisione che analizzeremo chiarisce questo punto cruciale: la rivendicazione di un diritto di priorità (il fatto di avvalersi di una data di deposito anteriore) è indipendente dall'estensione della protezione conferita dal deposito internazionale. In altre parole, anche se avete depositato per primi in Francia, se il vostro deposito internazionale non menziona la Francia, non potete agire per contraffazione sul territorio francese.
In questo articolo, analizziamo i fatti, il ragionamento dei giudici e le lezioni concrete da trarre per evitare un tale scoglio. Che siate un artigiano orologiaio a Saintes, un fabbricante di mobili a Royan, o un promotore immobiliare che lancia una linea di arredamento design, questa decisione vi riguarda direttamente.
I fatti: una storia come ne capitano ogni giorno
Una società, che chiameremo "Orologi Alpha", aveva depositato un modello di orologio presso l'INPI in Francia. Desiderando proteggere questo modello all'estero, effettuò un deposito internazionale ai sensi dell'Accordo dell'Aia del 6 novembre 1925 (nella sua versione del 1960). Durante questo deposito, rivendicò la priorità del suo deposito francese, il che le permetteva di beneficiare della data del primo deposito per tutti i paesi designati. Ma attenzione: il modulo di deposito internazionale non includeva la casella "Francia" tra i paesi designati. La società pensava forse che la protezione in Francia derivasse automaticamente dal deposito iniziale, o che la rivendicazione di priorità fosse sufficiente per estendere la protezione alla Francia. Grave errore.
Qualche mese dopo, Orologi Alpha scoprì che un concorrente, la società "Mercedes Benz" (nel caso, si trattava della società Mercedes Benz France e Mercedes Benz Paris), commercializzava un orologio con caratteristiche simili: cassa compatta, lancette spesse, attacchi sfalsati. Orologi Alpha citò quindi le due società per contraffazione del suo modello dinanzi al tribunale di grande istanza di Parigi. La difesa delle società Mercedes Benz non si fece attendere: sollevarono l'irricevibilità dell'azione, sostenendo che il deposito internazionale non designava la Francia e che, di conseguenza, Orologi Alpha non poteva vantare un diritto esclusivo sul modello in Francia.
Il tribunale diede ragione alle convenute. Orologi Alpha propose appello. La corte d'appello di Parigi confermò la sentenza: l'azione di contraffazione era irricevibile. Orologi Alpha ricorse quindi in cassazione. Il dibattito giuridico era lanciato: la rivendicazione di un diritto di priorità al momento del deposito internazionale poteva supplire all'assenza di designazione della Francia?
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di cassazione, nella sua sentenza del 15 marzo 2011 (n° 10-30.419), ha respinto il ricorso di Orologi Alpha. Il suo ragionamento si articola attorno all'articolo 9 dell'Accordo dell'Aia (che regola il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali) e agli articoli 4 e seguenti della Convenzione di Unione di Parigi (che trattano del diritto di priorità).
Innanzitutto, la Corte ricorda un principio fondamentale: il deposito internazionale di un modello produce i suoi effetti solo nei paesi espressamente designati dal depositante al momento del deposito. Questo è il cosiddetto principio di territorialità della proprietà intellettuale. In altre parole, se non spuntate la Francia nel vostro modulo, non avete alcun diritto in Francia, anche se avete un deposito nazionale anteriore. Successivamente, la Corte precisa che la rivendicazione di un diritto di priorità (cioè il fatto di avvalersi della data del primo deposito per evitare che un deposito successivo da parte di un terzo sia considerato anteriore) è una cosa; l'estensione della protezione conferita dal deposito internazionale è un'altra. Questi due elementi sono indipendenti. La priorità serve solo a determinare la data a partire dalla quale la protezione è accordata nei paesi designati; non crea una protezione in paesi non designati.
Applicando questo ragionamento ai fatti, la Corte constata che il deposito internazionale di Orologi Alpha non riguardava la Francia. Di conseguenza, poco importa che la società abbia rivendicato la priorità del suo deposito francese: non può agire per contraffazione in Francia, poiché non vi detiene alcun diritto privativo. I giudici di merito (corte d'appello) avevano quindi esattamente dedotto l'irricevibilità dell'azione. La Corte di cassazione valida così una giurisprudenza costante: il deposito internazionale è un sistema "à la carte"; spetta al depositante scegliere i paesi in cui desidera essere protetto.
Cosa cambia per voi — concretamente
Questa decisione ha