Decisione di riferimento : cc • N° 66-13.832 • 1968-05-15 • Consulta la decisione →
Immaginate un birraio di Orthez che lancia una birra artigianale con, sull'etichetta, una vista delle mura della città. Un concorrente utilizza un disegno simile, ma aggiungendo altri elementi. Fino a dove arriva la protezione del vostro marchio? Si può copiare un singolo elemento figurativo senza rischi?
È proprio questa la questione che la Corte di Cassazione ha deciso nel 1968 in una causa emblematica che opponeva due birrerie alsaziane riguardo all'immagine della cattedrale di Strasburgo. La decisione stabilisce un principio chiave: perché vi sia contraffazione, l'elemento riprodotto deve essere essenziale, distintivo e caratteristico nel marchio d'origine. In assenza di precisazione nel deposito, spetta al giudice decidere.
Questa giurisprudenza interessa ogni proprietario, creatore o gestore di marchio: definisce il perimetro del vostro diritto esclusivo. Quando un concorrente utilizza un elemento del vostro logo, siete legittimati ad attaccarlo? La risposta dipende dal ruolo di quell'elemento nel vostro marchio.
I fatti: una storia come ne capitano ogni giorno
Al centro della controversia: due birrerie alsaziane. La prima, la Grande Brasserie d'Adelshoffen, commercializza una birra con il marchio « Munster Brau ». Sulle sue etichette figura una vignetta raffigurante la cattedrale di Strasburgo, circondata da altri motivi (foglie di luppolo, stemmi, ecc.). La seconda birreria, concorrente, utilizza anch'essa una rappresentazione della cattedrale nella sua pubblicità, ma con elementi grafici diversi.
La Grande Brasserie d'Adelshoffen cita in giudizio il concorrente per contraffazione del marchio. Sostiene che l'immagine della cattedrale è l'elemento distintivo del suo marchio complesso e che la sua riproduzione, anche parziale, costituisce contraffazione. Il concorrente replica che il marchio depositato comprende diversi elementi e che la cattedrale è solo un ornamento tra gli altri.
La corte d'appello dà ragione al concorrente: ritiene che la rappresentazione della cattedrale non costituisca un elemento essenziale del marchio « Munster Brau ». Il ricorso in cassazione è respinto dalla Corte di Cassazione il 15 maggio 1968. Gli alti magistrati confermano il ragionamento dei giudici di merito: in assenza di indicazione nell'atto di deposito, spetta al giudice valutare sovranamente se l'elemento riprodotto sia essenziale, distintivo e caratteristico di per sé.
Il ragionamento della giurisdizione — analizzato
La Corte di Cassazione ricorda innanzitutto il principio: solo la riproduzione della parte o delle parti essenziali di un marchio complesso costituisce contraffazione. Non è perché un elemento figura nel marchio che è automaticamente protetto in modo indipendente. Deve essere essenziale, cioè contribuire in modo determinante all'identità del marchio.
Nel caso di specie, l'atto di deposito non precisava che la cattedrale costituiva un elemento distintivo da proteggere in quanto tale. Il marchio era depositato come un insieme, senza menzione particolare. Di conseguenza, il giudice di merito doveva valutare, « tenuto conto delle condizioni di sfruttamento del marchio », se la cattedrale fosse un elemento essenziale, distintivo e caratteristico di per sé.
I giudici d'appello hanno rilevato che il marchio « Munster Brau » comprendeva diversi elementi verbali e figurativi e che la cattedrale occupava solo un posto secondario nell'insieme. Hanno anche tenuto conto dell'uso: la birreria non metteva in risalto la cattedrale nella sua comunicazione, a differenza di altri elementi (il nome, i colori). La Corte di Cassazione valida questa analisi: non poteva sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, poiché essa era motivata e non contraddittoria.
Il fondamento legale implicito è l'articolo L. 713-3 del Codice della proprietà intellettuale (ex legge del 31 dicembre 1964), che definisce la contraffazione mediante riproduzione del marchio. La decisione precisa la nozione di « riproduzione »: essa riguarda solo gli elementi essenziali, non i dettagli accessori.
Cosa cambia per voi — concretamente
Per il proprietario di un marchio complesso: non potete vietare a un concorrente l'uso di un elemento del vostro marchio se esso non ne costituisce il cuore. Esempio: se avete un logo con un castello, un fiume e un nome, e un concorrente riprende solo il fiume, potrà sostenere che il fiume non è l'elemento essenziale. Per rafforzare la vostra protezione, dovete depositare separatamente l'elemento distintivo (il castello, ad esempio) come marchio figurativo.
Per il concorrente o l'utilizzatore di un segno: questa giurisprudenza vi protegge da attacchi abusivi. Se utilizzate un elemento comune o descrittivo (un paesaggio, un monumento), potete contestare l'azione di contraffazione dimostrando che tale elemento non è essenziale nel marchio avversario. A Lons, un ristoratore che utilizza una foto del gave de Pau nella sua insegna potrebbe essere attaccato da una catena alberghiera che ha depositato un marchio includente il gave. Ma potrebbe difendersi provando che il gave non è l'elemento distintivo del marchio dell'hotel.
Per il creatore o l'imprenditore: siate strategici nel deposito. Se create un logo per la vostra società, identificate l'elemento più originale e depositelo da solo (marchio figurativo) oltre al marchio complesso. Il costo di un deposito supplementare (circa 200 €) è irrisorio rispetto alle spese processuali (da 5.000 a 15.000 € per un processo per contraffazione).
